引言

走进美国国家专利商标局（United States Patentand Trademark Office），第一眼就会看到大门上镌刻着的前总统林肯的名言“The patent systems adds the fuel of interest to the fire of genius”（专利制度为天才之火添加利益之油），这句话生动地体现了发明创新与专利制度之间的关系，而充分显示美国对专利制度的高度重视。随着研发能力的不断提高，越来越多的国内制药企业开始着眼并布局美国市场，而最近中国正式加入ICH，也进一步提高国内制药企业开拓美国市场的可能性。无论是创新药还是仿制药的研发，专利在很多方面都发挥着重要的作用。本文以张晓东女士编著的《医药专利制度比较研究与典型案例》（知识产权出版社2012年出版）为基础，并结合相关的文献，对美国医药专利制度的保护客体进行了简介，并比较了其与中国医药专利制度的异同，以求为国内制药企业提供参考。

一、美国专利法的立法简史与保护的客体 

《美利坚合众国宪法》

（Constitution for the United States of America，1788年批准）第1条第8款规定：

国会有权……为了促进科学和实用技术的发展，保障作者和发明者在有限的期间内对其作品和发明享有独占权。　

The Congress shall have Power…To promote the Progress of Science and useful Arts,by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.

该条款成为日后美国专利法的立法依据。美国历史上第1部专利法-《促进实用技艺进步法案》（An Actto Promote the Progress of Useful Arts）由华盛顿总统于1790年4月10日签署。现代意义上的现行专利法，即《美国法典第35卷》（下文统称“美国专利法”），于1952年制定，并在1984年、1994年、1999年与2001年先后经历4次重大修改。

美国成文法对可获得专利的客体根据极少，其中，美国专利法第101条规定：

任何人发明或发现任何新颖和实用的工序、机械、产品、或合成物，或任何上述各项新颖和实用的改进，符合本法规定的条件和要求，均可获得专利权。

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

专利法第100条“定义”中的（b）款，将“工序（Process）”定义为：

工艺或方法，和……已知工序、机械、产品、合成物或物质的新利用。

The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

判例法明确了某些不可获得专利的客体，比如美国最高法院在1980年的“查克拉巴蒂案”中指出：

自然规律、物理现象和抽象观念，一直被判定不能获得专利权。

美国法典第42卷第2181条指出：

用于原子武器的核材料或原子能也不能获得专利权。

比较：中国专利法对客体的规定

中国《专利法》第2条首先对专利法的保护客体（技术方案与外观设计）提供了一个相对明确的定义，即“发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。《审查指南》将“技术方案”进一步解释为“技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的”。《专利法》第5条及第25条又进一步明确了一系列的排除与例外。具体条款如下：

《专利法》（2008）第5条：

对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

《专利法》（2008）第25条：

对下列各项，不授予专利权：

①科学发现；

②智力活动的规则和方法；

③疾病的诊断和治疗方法；

④动物和植物品种；

⑤用原子核变换方法获得的物质；

⑥对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

二、医疗方法的可专利性

中国《专利法》第25条明确将疾病的诊断和治疗方法排除在了专利保护客体之外，美国现行的专利制度却承认医疗方法作为专利客体的地位，这是中美医药专利制度就保护客体而言最大的差别之一。然而，美国专利制度对医疗方法专利客体地位的认可却经历了漫长的历程，并存在很大的争议。

1.分水岭事件-Becton Dickinson V. Schere案（1952年，106Fed.Supp.665）

1952年之前，美国的判例法明确拒绝对医疗方法授予专利保护，主要原因是法院认为人类本身是不可预知的，实施于人身的治疗方法产生的效果也不一致，因此不可预知，难以重现。而1952年Becton Dickinson V. Schere案的判决中，法院认为：“方法具有可专利性，即使他们由医疗或者外科的方法构成”。此后，美国专利和商标局认为只要符合方法的定义并满足实用性、新颖性和非显而易见性的条件，医疗方法专利可获得专利保护。

2.里程碑事件-美国史上首个医疗方法专利侵权诉讼案

虽然1952年Becton Dickinson V. Schere案的判决肯定了医疗方法作为专利保护客体的地位，但对其授予专利保护却一起备受争议，而发生于1994年的Pallin V. Singer案，该案是美国历史上首个医疗方法专利侵权诉讼专利。涉案专利（US5080111）保护了一种用于眼科手术的纯粹的医疗方法，采用该专利方法，不需要缝合切口，不仅减轻了患者的痛苦，还为患者节省了治疗费用。

专利权人Pallin在诉讼中要求从每个手术中收取3~4美元的专利使用费。虽然Pallin申明中只寻求赔偿金救济，而不寻求禁令救济，但其诉讼请求仍然遭到了美国医学界的广泛批评。例如，美国医疗协会（American Medical Association）则在1994年年会上一致谴责对医疗和外科方法授予专利权。该协会宣称：医疗方法专利会损害医疗职业的诚信度，减少医生的敬业精神，鼓励医生把经济利益看得重于患者的健康。该协会特别指出：允许医疗方法发明上的专利权人通过禁令、损害赔偿金设置医疗方法的准入障碍，这会对医学界通行的道德标准造成毁灭性的打击。作为对立方，美国律师协会、美国知识产权法律协会、美国生物技术工业协会等民间组织则要保护医疗方法专利。他们认为，美国没有任何法律禁止对医疗方法发明授予专利权。1995年5月1日，地方法院拒绝就被告的专利无效请求给予简易判决。1996年3月28日，终审法院废除了Pallin专利中的4个权利要求，并禁止Pallin对被告执行该专利的任何权利要求。该判决实际上是对两派对立意见的妥协。

3.1996年9月专利法修改-免责例外

1996年9月，美国国会对专利法进行了修改，增加了第287条（c）的规定，其中，第287条（c）（1）

美国专利法第287条（c）（1）规定：

专业医疗人员（Medical Practitioners）从事的医疗活动（Medical Activity）按照美国专利法第271条（a）（规定了直接侵权行为）或者（b）（规定了引诱侵权行为）的规定构成侵权时，美国专利法第281条（规定了专利侵权的民事救济，Remedy by Civil Action for Infringement of a Patent）、第283条（规定了专利侵权的禁令救济，Injunction Relief）、第284条（规定了损害赔偿，Compensation for Damages）与第285条（规定了专利诉讼中的律师费用，Attorney Fees）的规定不能用于对抗专业医疗人员或者对抗与该医疗机构相关的健康护理活动。

第287条（c）（2）（A）~第287条（c）（2）（G）分别对相关的术语进行了解释，其中值得制药企业关注的是第287条（c）（2）（A）与第287条（c）（2）（F）与组合物相关的内容。第第287条（c）（2）（A）规定：

在第287条（c）中，“医疗活动”是指“在身体上执行医疗的或者外科的程序（the performance of a medical or surgical procedure on a body）”，但是不包括：“违反机器、制品或或者组合物上的专利权而使用受专利保护的上述机器、制品或者组合物（the use of patented machine, manufacture or composition of matter in violation of such patent）”；“违反组合物用途发明上的专利权而使用该组合物之受专利保护的用途（the practice of a patented use of a composition of matter in violation of such patent）”；“违反生物技术专利而使用一个方法（the practice of a process in violation of a biotechnology patent）”

第287条（c）（2）（F）规定：

“组合物之受专利保护的用途”并不包括向在身体上实施一个医疗或者外科程序的方法的权利要求。该权利要求引用了对组合物的使用，但其中组合物的使用并不能够对该权利要求主张的方法的目标的实现提供直接帮助。

第287条(c)（3）规定：

不适用于以下人员，或其雇员或代理人的活动：该人员从事机器、产品、组合物的商业化开发、生产、销售、进口、分发，或者提供药品、临床试验服用（不包括在医生办公室提供的临床试验服务）。

从上述条款可以看出，虽然美国专利法对医疗用途授予专利权，但是却免除了专业医疗人员在从事医疗活动时使用医疗方法专利的侵权责任，但是该种免除仅限于专业医疗人员，也未包括组合物的用途。此外，使用诊断方法专利不能免除侵权责任。

三、中美医药专利制度对药品用途的保护的差异

美国专利法第287条（c）对医疗方法专利侵权的免责未包括组合物用途专利

中国《专利法》虽然“疾病诊断与治疗的方法”排除在专利客体之外，但是认可“化合物/晶型/组合物在制备用于治疗某种疾病的药物中的用途”等类似的方法的客体地位。

一般的药品产品专利（化合物专利/晶型专利/组合物专利）原始申请文件都会包含与医疗用途相关的权利要求。以阿瑞匹坦晶型专利为例：

用于拮抗受体位点上P物质的作用或阻滞神经激肽-1物质的方法

美国专利US6096742权利要求3：A method for antagonizing the effect of substance P at its receptor site or for the blockade of neurokinin-1 receptors in a mammal which comprises administering to the mammal the polymorphic form of claim 1 in an amount that is effective for antagonizing the effect of substance P at its receptor site or for the blockade of neurokinin-1 receptors in the mammal.

中国专利CN98806703.X申请公开文件权利要求4：一种在哺乳动物中拮抗受体位点上P物质的作用或阻滞神经激肽-1受体的方法，该方法包括给该哺乳动物施用权利要求1所述多晶型物，其剂量能有效拮抗哺乳动物中受体位点上P物质的作用。与美国专利权利要求3相同。

中国专利CN98806703.X授权公告文件权利要求3：.根据权利要求1的晶体在制备药物中的用途，该药物用于在哺乳动物中拮抗受体位点上P物质的作用或阻滞神经激肽-1受体。

用于治疗特定疾病的用途（以呕吐为例）

美国专利US6096742权利要求3：A method for the treatment or prevention of emesis in a mammal in need thereof which comprises administering to the mammal an effective amount of the polymorphic form of claim 1.

中国专利CN98806703.X申请公开文件权利要求6：治疗或预防哺乳动物呕吐的方法，该方法包括给需要治疗的哺乳动物施用有效剂量的权利要求1所述多晶型物。

中国专利CN98806703.X授权公告文件权利要求5：.根据权利要求1的晶体在制备药物中的用途，该药物用于治疗或预防哺乳动物呕吐。

再以今年3月刚获得FDA批准的乳腺癌治疗药Ribociclib为例，美国专利US8962630作为Ribociclib化合物专利US8415355的分案申请，专门保护了Ribociclib了在预防或治疗相关疾病中的用途，比如权利要求1表述为“A method for the treatment of cancer by inhibiting of a cyclin-dependent kinase (CDK) comprising administration of an effective amount of 7-cyclopentyl-2-(5-piperazin-1-yl-pyridin-2-ylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid dimethylamide or a pharmaceutically acceptable salt thereof to a subject in need of treatment thereof.”；中国的化合物专利CN200980141314.X也申请保护相关预防或治疗方法，比如申请公开文件权利要求13表述为“治疗与CDK4抑制作用相关的疾病、障碍或综合征的方法，所述方法包括给需要其的个体施用根据权利要求1-12的任意一项的化合物或其前药或包含式I化合物或其前药及药学上可接受的赋形剂的药物组合物”，但是授权公告文件中将相关的权利要求均改成了“在制备用于治疗相关疾病中的用途”，比如权利要求8“根据权利要求1的化合物或其药学上可接受的盐用于制备治疗癌症的药物的用途”。

就中美两国医药专利制度对药品用途保护的差异所带来的影响而言，笔者认为，最大的影响就在于潜在的侵权主体。

美国专利与药品用途相关权利要求实施的途径是“administer/ administration/ administering”，即“施用”，该行为由医疗人员完成，美国专利法第287条（c）（2）（A）将组合物用途专利排除在了专业医疗人员侵权免责范围之外，因此，美国的专业医疗人员将是药品用途专利潜在的侵权主体；而中国专利与药品用途相关的权利要求实施的途径是“制备”，由于药品的生产厂家完成。因此，中国制药企业是药品用途专利潜在的侵权主体。

当然，大多数用途权利要求均包括在了产品专利之中，也随着产品专利的失效而失去保护作用。然而新用途专利则为原研方延长其专利性的市场独占期提供了可能，也是仿制方需要规避或挑战的靶点。近年来最典型的例子就是伊马替尼在中国的第二用途专利无效案。

因格列卫的化合物专利权已经到期，江苏豪森药业（下称豪森药业）的仿制药昕维获准上市，并明显分享了格列卫的市场占有率。为了遏制昕维入市，诺华公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，指控豪森药业仿制药昕维侵犯了诺华公司的专利权（专利号：ZL01817895.2，该专利保护的是格列卫治疗胃肠基质肿瘤的第二医药用途）。随后豪森药业发起反击，于2014年9月5日向国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）提起专利权无效宣告请求。2015年10月23日，专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定（决定号：27371），认为涉案专利不具有我国专利法第二十二条第三款规定的创造性，宣告该发明专利权全部无效。第27371号的决定要点是：对于以“某物质在制备用于治疗某疾病的药物中的应用”形式撰写的医药用途权利要求，“治疗某疾病”应理解为“对患有某疾病的患者治疗有效”，而不能理解为“对某疾病的体外细胞实验有效”或“对某疾病的动物模型试验有效”，提高了第二医药用途专利申请的门槛。

四、结束语

医疗方法是中美医药专利制度保护客体最大的差异之一，而其中药品用途专利最值得国内企业关注。随着国内制药企业研发能力的大幅提升以及最近中国成为ICH新成员国，美国市场的大门已经慢慢向国内企业打开。专利是企业自我保护的利器，也是清除潜在法律诉讼时首要关注的内容。本文对中国医药专利制度保护客体进行了比较，以期有助于企业了解两者的异同。当然，由于笔者并非专业的专利从业人员，本文的主要内容来自于参考文献与书籍，并加上了笔者一点理解与分析。若有偏颇，还望广大读者不吝斧正。

[1]魏衍亮.美国判例法对医疗方法的专利保护及其对我国的借鉴意义[J].法律适用, 2003,Z1:133-137.

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